Immaginate di aver trovato un prodotto interessante su Alibaba.com o alla Fiera di Canton, per poi scoprire che il prodotto viola un brevetto esistente. La ricerca di brevetti quando si importano prodotti dall’Asia è un essenziale.
Viste le potenziali conseguenze, dovete essere sicuri prima di ordinare il vostro prossimo prodotto ODM. Tuttavia, spesso è difficile valutare se il design o la funzione di un prodotto sono protetti da un brevetto e in che misura.
Abbiamo quindi deciso di chiedere a un esperto: John Goodhue, avvocato specializzato in brevetti dello studio Goodhue, Coleman & Owens, P.C.
John, ti presento te stesso e Goodhue, Coleman & Owens, P.C.
Mi chiamo John Goodhue e sono un avvocato specializzato in brevetti presso Goodhue, Coleman & Owens, P.C. (“GCO”) a Clive, Iowa USA. GCO è uno studio legale boutique di proprietà intellettuale che aiuta i clienti a proteggere le loro innovazioni e fornisce consulenza legale per evitare la violazione dei diritti altrui.
Ho acquistato anch’io la Guida dell’importatore e ritengo che contenga una grande quantità di informazioni.
Voglio anche chiarire che, sebbene stia fornendo preziose informazioni legali, queste non devono essere interpretate come consigli legali.
La consulenza legale deve essere fornita solo da un avvocato competente nella giurisdizione di riferimento, dopo essere stato informato dei fatti specifici della vostra situazione.
Supponiamo di trovare un prodotto su Alibaba.com. Come faccio a sapere se sta violando un brevetto di disegno o di utilità esistente?
A seconda del tipo e della complessità del prodotto in questione, può essere difficile valutarlo. Un singolo prodotto può potenzialmente violare più brevetti di design e/o più brevetti di utilità. Tuttavia, ecco una procedura per ridurre il rischio di violazione.
In primo luogo, siete a conoscenza di prodotti simili offerti da altri produttori? In caso affermativo, esaminate questi prodotti e l’eventuale documentazione di accompagnamento per verificare se presentano marchi di brevetto.
Esempi possono essere:
“Brevetto USA n. #,###,###”,
“In attesa di brevetto”
“USD######.”, ecc.
Spesso, se un prodotto è coperto da brevetti statunitensi, viene contrassegnato in quanto vi sono alcuni vantaggi legali in tal senso. Annotate anche i nomi dei produttori di questi prodotti, in modo da poter cercare separatamente i brevetti di cui sono titolari.
In secondo luogo, perché siete attratti da questo prodotto? Se è per una funzionalità specifica, dovreste considerare che potrebbe essere maggiore il rischio che esista un brevetto d’utilità diretto a tale funzionalità. Se invece l’attrazione è dovuta all’aspetto, allora potrebbe aumentare il rischio che esista un brevetto di design. Capire perché si è attratti da un prodotto a volte permette di capire quali aspetti di un prodotto possono essere protetti da un brevetto.
In terzo luogo, in quali Paesi o regioni importereste il prodotto?
Forse il prodotto è coperto da un brevetto statunitense, ma non esiste un brevetto corrispondente in Europa o in Australia.
Quarto: da quanto tempo esiste questo tipo di prodotto? I brevetti durano in genere 20 anni o meno, quindi, in assenza di un design particolare o di una funzionalità speciale, è meno probabile che esista un brevetto, quanto più vecchio è il prodotto.
Rispondere alle domande di cui sopra vi aiuterà nella ricerca.
In genere raccomando a tutti di effettuare una ricerca per conto proprio prima di affidarsi a un professionista o a un avvocato per un parere. I risultati ottenuti potrebbero farvi capire che dovreste scegliere un altro prodotto.
Esistono diversi tutorial online per effettuare ricerche sui brevetti. È bene tenere presente che gli uffici brevetti utilizzano sistemi di classificazione.
Se riuscite a identificare correttamente le classi pertinenti, la vostra ricerca sarà più veloce. L’uso delle classi riduce la probabilità di perdere brevetti importanti perché persone diverse possono usare una terminologia molto diversa per descrivere lo stesso prodotto.
Per la ricerca di brevetti di design, esistono diversi database gratuiti che possono essere utilizzati. Un buon punto di partenza è il Global Design Database dell’Ufficio Mondiale della Proprietà Intellettuale. È possibile filtrare per tipo di prodotto, paese e titolare del brevetto.
Per la ricerca di brevetti di utilità, un luogo ragionevole per la ricerca è patents.google.com se copre i paesi che vi interessano.
Supponendo che altre aziende vendano prodotti simili, ad esempio su Amazon.com, posso presumere che il prodotto che importo non stia violando la proprietà intellettuale di qualcuno?
Questa è una considerazione che può aiutare a ridurre il rischio di violazione. Se diverse altre aziende vendono prodotti simili, in genere il rischio di violazione è minore, soprattutto se le altre aziende lo fanno da molto tempo.
Tuttavia, questo non è una garanzia che il vostro prodotto simile non violi o che le altre aziende non stiano violando i diritti di qualcun altro.
Cosa può succedere esattamente se importo ancora un prodotto che viola la proprietà intellettuale di altri?
Le conseguenze possono variare a seconda del Paese, ma anche solo le accuse di violazione possono comportare costi enormi per la vostra attività. Negli Stati Uniti potreste essere oggetto di un’azione legale per violazione di brevetto o ricevere una lettera di diffida che minaccia un’azione legale.
Potrebbe risultare meno costoso ottemperare volontariamente a queste richieste piuttosto che assumere avvocati per tentare di combattere in tribunale e potenzialmente perdere molto.
Potreste ritrovarvi con un’ingiunzione contro l’importazione del prodotto, il sequestro del prodotto e una sentenza pecuniaria a vostro carico.
Se vendete su una piattaforma di e-commerce, potreste scoprire che il proprietario della proprietà intellettuale ha presentato un reclamo contro di voi, il che può comportare la rimozione del vostro prodotto.
È così anche se vengono apportate modifiche al prodotto?
Può essere. Un brevetto di utilità protegge generalmente la funzionalità di un prodotto. Se un brevetto di utilità rivendica la funzionalità di base di un prodotto e voi lo copiate apportando modifiche al design e aggiungendo funzionalità, non necessariamente eviterete la violazione.
Anche se il vostro design è diverso da quello di un brevetto di design, se la somiglianza è sufficiente potreste avere un problema di contraffazione.
Quanto devo aspettarmi di pagare per una ricerca brevettuale?
Il costo delle ricerche brevettuali può variare notevolmente in base alle giurisdizioni oggetto della ricerca e alla quantità di analisi fornita.
È inoltre importante sapere che esistono diversi tipi di ricerca brevettuale. Per gestire il rischio di contraffazione, il tipo di ricerca che si desidera è una ricerca sulla libertà di operare (FTO). Si tratta di una ricerca diversa dalle ricerche di brevettabilità a basso costo.
Lo scopo della ricerca è quello di identificare i brevetti all’interno di una particolare giurisdizione che potrebbero essere violati.
Se state cercando di gestire i rischi, probabilmente vorrete qualcosa di più della semplice ricerca sulla libertà di operare (FTO), ma anche un avvocato nella giurisdizione di interesse che esamini i brevetti e vi dica quali sono esattamente i rischi.
Spesso si ricorre a società di ricerca brevettuale per eseguire la ricerca. Il costo della ricerca FTO è molto variabile, ma non è raro che sia di almeno 3000 dollari USA.
Se si desidera che un consulente brevettuale analizzi i risultati della ricerca e fornisca un parere, che è probabilmente ciò che si desidera veramente, il costo aggiuntivo può variare da 5000 a 10000 dollari USA o più, a seconda del numero di risultati della ricerca e della sua complessità.
Come già accennato, è possibile effettuare la ricerca da soli, almeno a scopo di screening. L’aver effettuato questa ricerca può anche essere utile per aumentare la qualità di qualsiasi ricerca o analisi effettuata.
Se trovate riferimenti rilevanti, potete fornirli al vostro consulente brevettuale e chiedergli di esaminare questi brevetti per determinare se ci sono problemi prima di eseguire una ricerca.
Avere queste informazioni può anche aiutare un ricercatore di brevetti a eseguire la ricerca più rapidamente.
Quanto tempo ci vuole di solito per fare una ricerca sui brevetti?
I tempi variano a seconda che si tratti di una ricerca effettuata da una società di ricerca brevettuale o di una collaborazione con un avvocato per ottenere una ricerca e un parere FTO. Stimerei 2-4 settimane, ma a seconda della complessità del prodotto i tempi potrebbero essere più lunghi o più brevi. Spesso la ricerca può essere accelerata con un costo aggiuntivo.
Ricevo un rapporto o un altro tipo di documento al termine della ricerca brevettuale?
Le società di ricerca brevettuale forniscono generalmente un rapporto che include le banche dati consultate, le classificazioni ricercate, i termini di ricerca e/o le strategie di ricerca.
In genere è incluso un elenco di brevetti o di domande di brevetto pubblicate, talvolta annotato o con una sintesi del motivo per cui sono stati selezionati quei particolari brevetti o domande di brevetto.
Per una FTO, riceverete una lettera di parere da un avvocato che riassume i brevetti o le domande di brevetto pubblicate rilevanti e l’analisi delle rivendicazioni del brevetto (brevetti di utilità) o del disegno brevettato, identificando le differenze che indicano la non violazione.
In genere, se l’opinione è che uno o più brevetti sarebbero violati, l’avvocato discuterà con voi e non emetterà un parere scritto e forse si discuterà delle modifiche al design che potrebbero essere apportate per evitare o ridurre i potenziali problemi di violazione.
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